明毓律師事務所HSU & Associates
2021/6/10 / 時事探討

GoPro、UBER主動出擊! 原來定期檢索競爭對手商標很重要


高畫質錄影器材公司GoPro, Inc.(簡稱「GoPro公司」),以及線上運輸服務平台業者Uber Technologies, Inc.(簡稱「UBER公司」),為了避免中小企業混淆消費者對於商品、服務來源的認識,攀附品牌商譽,近期不約而同地在美國主動出擊,對取用其品牌名稱的中小企業提起商標異議。

 

【GoPro、UBER公司分別對中小企業商標提起異議】

 

< 什麼是商標異議 >

申請註冊的商標,經各國商標專責機關公告後,如果有任何人認為該商標有商標法所規定不得註冊的情形(例如:商標和某個已申請或註冊的商標相同或近似、商標和某個已存在的著名商標相同或近似等),則任何人都可以在公告日後的一定期間內(如台灣是三個月內),提起「異議」。

 

特別說明的是,前面所稱的「任何人」,就是指任何對該公告商標合法性有疑義的人,也就是不管是否為具有特定利害關係的人,都可以提起異議,這也呼應了商標法的立法目的,為了維護已存在商標的利益,以及企業品牌間的公平競爭秩序,讓所有公眾一同擔任維護秩序的角色。

 

< 「HERO」系列商標 v. 「HIGHHERO」 >

GoPro公司自2004年起,陸續申請並擁有「HERO」、「HEROCAST」、「GoPro Be a HERO.」等「HERO」系列商標,均指定使用在第9類的數位攝影機、可攜式攝影器材等商品;而Chen, Meifeng(中國籍),則於2020年8月7日申請「HIGHHERO」商標,並指定使用在第9類的相機、可攜式攝影機、電腦及週邊設備等商品。

 

本文認為,不論是GoPro公司的「HERO」系列商標,或是Chen, Meifeng的「HIGHHERO」商標,都含有「HERO」的字樣,而且都指定使用在第9類「攝影機」相關的商品,確實有可能使消費者誤認「HIGHHERO」是GoPro公司的旗下的「HERO」系列商品。

 

又依據GoPro公司在異議文件上的說明,以及所提出的使用證據,GoPro公司的「HERO」系列攝影商品,享有一定知名度,已屬於著名商標,即便不是長期接觸、購買攝影機相關商品的消費者(法律上稱之為「一般消費者」),對於GoPro公司這個企業品牌,以及其擁有的商標,勢必都有一定的認識,且GoPro公司一直以來都享有良好的商譽。

 

因此,如果USPTO(美國專利商標局)准許Chen, Meifeng的「HIGHHERO」商標註冊,除了使消費者混淆商品來源是GoPro公司,也會導致GoPro公司的商標識別度降低,不再那麼具有辨識度,甚至如果Chen, Meifeng的攝影相關商品品質不良,消費者又誤以為是GoPro公司的產品,則GoPro公司的商譽也會受到影響。

 

總結上述, GoPro公司為了避免「混淆誤認商品來源」、「商標識別度降低」、「商譽受到不良影響」等問題,已於今年(2021年)5月5日,對於Chen, Meifeng的「HIGHHERO」商標提起異議。目前異議程序還在進行中。

 

< 「UBER」系列商標 v. 「UBER HERBS」 >

UBER公司致力於發展線上平台及應用程式,自2011年起陸續擁有「UBER」、「UBERX」、「UBER EATS」、「UBERPOOL」等「UBER」系列商標,指定使用在第9類、第38類、第39類、第42類等與線上運輸服務平台相關之商品及服務;而Uber Herbs, LLC(簡稱「Herbs公司」),則於2020年7月27日申請將「UBER HERBS」商標,指定使用在第5類某種萃取自大麻的藥草商品。

 

本文認為,不論是UBER公司的「UBER」系列商標,或是Herbs公司的「UBER HERBS」商標,都含有「UBER」的字樣,雖然雙方指定的商品及服務有所差異,但因為「UBER」系列商標知名度非常高,一般消費者通常都認識UBER公司這個企業品牌,因此,「UBER」系列商標必然已屬於著名商標,消費者確實有可能誤認「UBER HERBS」是UBER公司旗下的藥草商品。

 

又依據UBER公司在異議文件上的說明,早在2018年間,Herbs公司就曾經申請「UBER HERBS」商標,指定使用在「與運送貨品相關」的服務,UBER公司知悉後,則在2019年初發函警告Herbs公司其可能有損UBER公司權益,Herbs公司便隨即撤回了該次商標申請。然而,Herbs公司明知其使用「UBER」相關字樣,可能損害UBER公司權益,竟然又於2020年間申請「UBER HERBS」商標,指定使用在第5類藥草商品,此舉讓UBER公司認為Herbs公司顯然是出於惡意,刻意要使消費者混淆「UBER HERBS」是UBER公司旗下的商品。

 

因此,如果USPTO准許Herbs公司的「UBER HERBS」商標註冊,除了使消費者混淆商品來源是UBER公司,也會導致UBER公司的商標識別度降低,甚至使UBER公司的商譽受到影響,尤其Herbs公司並非出於善意,對其更不需要給予保護。

 

總結上述,UBER公司為了避免「混淆誤認商品來源」、「商標識別度降低」、「商譽受到不良影響」等問題,已於今年5月3日正式對於Herbs公司的「UBER HERBS」商標提起異議。目前異議程序還在進行中。

 

【維護商標權相當重要】

 

從上述GoPro、UBER公司分別對中小企業商標提起異議的案例,可以發現維護商標權(尤其是著名商標)時,定期地監控競爭者動向,相當重要。

 

< 如何維護商標權 >

 

一、按照商標申請註冊時的態樣,持續地使用商標

取得商標權,是不是就表示我享有的商標權會一直存續?答案是否定的。除了每十年要繳費延展商標權外,也要注意商標法規定有「廢止」機制,也就是說,取得商標權後必須持續地使用,否則在一定期間內未使用(如臺灣是三年、歐盟是五年),則可能面臨商標權被廢止的情況,也就是原本享有的商標權,在廢止成立後就向後失效了。

 

前面提到的「使用」,很重要的一點,是必須符合商標申請註冊時的態樣。舉例而言,如果商標申請註冊時,同時具有文字和圖樣,則使用時就必須同時使用文字和圖樣;假設只單獨使用文字的部分,或者單獨使用圖樣的部分,就會因為與當初申請註冊時的圖樣(文字加上圖樣)不同,不具有商標法所謂的「同一性」,而被認定為「未使用」,一樣逃不過三年未使用就可能遭到廢止的規定。判斷商標使用是否符合同一性的例子,也可以參考臺灣經濟部智慧財產局(TIPO)在「註冊商標使用之注意事項」裡的說明,例如:

 
 

而企業之所以必須按照商標申請註冊時的態樣,持續地使用商標,就是為了避免商標被廢止。理由在於,廢止已註冊而未使用的商標,對於當前很多在後申請商標的企業而言,是一個進入市場的絕佳手段。

 

假設一個情境,A公司已經註冊了「ABC」商標,指定使用在餅乾產品,後續B公司設計出了「abd」商標,也希望指定使用在餅乾產品,而因為A、B兩間公司的商標都包含了「AB(不論大小寫)」的字樣,且都是首字,又都指定使用在餅乾產品,則有高度近似的情形,而A公司已經註冊「ABC」商標,取得商標權在先,商標法原則上會優先保護A公司的權利,不受B公司新設計出的「abd」商標影響,因此商標專責機關恐怕不會核准B公司的「abd」商標註冊,此時,B公司的「abd」商標是否就束手無策了呢?

 

其實未必,如同前面所說的,「廢止」在這個關鍵時刻就可能發揮作用。B公司可以先在實體或網路市場上,調查A公司在近三年內有沒有使用「ABC」商標,假設沒有,那就符合了商標法所謂「三年未使用」的情形,而有機會廢止A公司的「ABC」商標。此時,B公司可以同時申請「abd」商標,以及申請廢止A公司的「ABC」商標,如果A公司的「ABC」商標順利被廢止,「ABC」商標權便向後失效,對於B公司的「abd」商標而言,就不再有近似前案的問題了,而能順利取得註冊。

 

因此,按照商標申請註冊時的態樣,持續地使用商標,有時是容易被企業忽略的細節,但對於競爭對手而言,卻給了他們剔除市場障礙的空間,所以企業註冊商標後,務必要定期地使用,以避免遭廢止的麻煩。

 

二、定期在企業主要發展的國家進行商標檢索,以追蹤競爭者動向

 

仔細一瞧GoPro、UBER公司這回提出的異議文件,會發現一件有趣的事——兩家公司委任提起異議的事務所都是「FENWICK & WEST LLP」。

 

雖然本文對於「FENWICK & WEST LLP」提供的商標服務並不了解,但可以大膽推測,或許該事務所相當重視「定期檢索」(或稱「商標監控」)的功夫,也就是定期在企業(商標權人)主要發展的國家,或是在已取得商標權註冊的國家,以已註冊商標的文字或圖樣進行檢索,查看有無競爭商標出現,藉以追蹤競爭者的動向。

 

假設發覺有競爭商標正在申請中,或已通過申請流程正在公告中,則企業可以儘速提起異議,阻止競爭商標順利註冊,避免影響後續企業品牌的市場地位,畢竟如果近似的競爭商標獲准註冊,對於早已取得商標權、經營市場有些時日的企業而言,可能會有造成消費者混淆誤認,或是消費者注意力被分散的風險。

 

總結上述,從這次GoPro、UBER公司對中小企業商標主動出擊,可以看出大企業對於維護自家商標、剷除可能的競爭對手一事,非常重視,作為知名品牌,這樣維護商標的措施有其必要,如此一來,才能保護品牌的知名度、識別度屹立不墜。因此,如果成本許可,建議企業定期地進行商標檢索、監控,有機會及早防堵競爭商標進入市場,對於保護企業的商標識別度、知名度、商譽而言,這絕對是值得的。

 

< 後記 > 

不過,對於企業而言,除了在取得商標註冊後的「維護」,在前端完善「商標佈局」的策略,更是品牌致勝的關鍵。下一篇我們將介紹關於「商標佈局」應該注意的細節,分享如何避免「商標蟑螂」趁虛而入敲詐企業,甚至影響品牌發展走向。

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